El artículo 10.1. del Decreto Legislativo 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal -, señala que los actos de explotación indebida de la reputación ajena consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto real o potencial el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio y la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.
Precisa en su artículo 10.2 que los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de Propiedad Intelectual.
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.
El aprovechamiento de la reputación ajena se funda en el uso que hace una persona del prestigio de que goza un signo distintivo de propiedad de otra persona para presentar sus productos o servicios en el mercado y atraer así a la clientela.
“No se trata aquí de la deslealtad fruto de la presentación de las propias prestaciones (productos o servicios) como ajenas; supuesto éste ya tipificado en el acto de confusión sino del aprovechamiento del caudal de crédito que atesora otro en el mercado… a mayor grado de implantación de la marca en el mercado, más factible resulta el riesgo de aprovechamiento de su reputación. Este principio ha de conjugarse inmediatamente con el nivel de renombre que atesore la marca …Ahora bien, sin implantación el aprovechamiento de la reputación es imposible… el aprovechamiento de la reputación de la marca renombrada puede producirse aunque no medie error acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios”.
Debe señalarse que cualquier utilización de la marca ajena no es capaz de completar el supuesto descrito por la norma. A este respecto se pueden establecer algunos criterios adicionales a tomar en cuenta para determinar el acto de competencia desleal:
a) Grado de esfuerzo desplegado por el titular para propiciar su prestigio y reputación.
b) Proximidad competitiva entre el tercero y el titular
c) Medida en que la utilización de la marca por su tercero afecta las legítimas posibilidades de explotación que corresponden al titular.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que un tercero recurre a una marca ajena sólo cuando le consta o considera que ello facilita su acceso a un nuevo mercado.
El posible perjuicio que pueda sufrir el titular de la marca del producto debe ser determinado en cada caso concreto y dependerá, además de los criterios antes citados, de cuál sea la práctica y costumbre comercial en ese sector del mercado.
Conviene precisar que si bien el aprovechamiento de la reputación de un signo, puede tener como supuesto de base la existencia de un riesgo de confusión, aquélla puede darse también en los casos que ésta no se produzca: «Aun cuando las respectivas prestaciones sean distintas y no surja confusión respecto al origen, la contemplación de una marca familiar y prestigiosa lleva al consumidor a atribuir un crédito al nuevo producto o servicio, cuando menos inicialmente, como consecuencia de la vinculación con el signo renombrado».
