Se denomina secondary meaning al fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte – por consecuencia fundamentalmente del uso – en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.
Es pertinente señalar que en la legislación andina, aplicable de manera complementaria en nuestra legislación nacional, la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, incorpora la figura del secondary meaning, admitiendo la posibilidad de registro de los signos que, dado su empleo y difusión adquieren distintividad, por efecto del uso constante.
Así tenemos que el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión señala lo siguiente: “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución N° 0039-2015/TPI-INDECOPI ha establecido que a raíz de una vasta campaña publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva y que, por lo tanto, no permitía identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, puede adquirir para el público un “significado secundario”, es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata en relación con otros productos o servicios de la misma categoría.
Un ejemplo de este fenómeno se puede hallar en la Jurisprudencia americana: el caso de la agencia de alquiler de automóviles “Dollar-a-day” (un dólar por día) que presentó una solicitud de registro de su marca de servicio del mismo nombre en los Estados Unidos de América. Si bien en principio esta expresión resulta descriptiva de los servicios que se querían distinguir, se consideró que la marca había adquirido un significado secundario a raíz de una campaña publicitaria lanzada en todo el país y también por el hecho de que la agencia tenía oficinas en muchos lugares, que tenía millares de clientes y que la expresión “Dollar-a-day” no había sido usada para distinguir los mismos servicios por ningún otro competidor, por lo que la expresión en cuestión era reconocida por el público consumidor como un signo especial distintivo de los servicios de una empresa en particular, y no como una descripción genérica empleada por todas las empresas del mismo giro empresarial.
La Sala también añade que la figura del Secondary Meaning también se encuentra regulada en la legislación de algunos países europeos, cuando refiere que actualmente, siguiendo lo dispuesto en la Primera Directiva de Marcas (que concede relevancia jurídica al secondary meaning adquirido por cualquier signo carente de fuerza distintiva, es decir, signos genéricos, descriptivos y comunes o de libre uso), dicha figura es regulada en las modernas leyes de marcas de los países de la Unión Europea. Así, el artículo 3 apartado 3 de la Primera Directiva de Marcas establece que “No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro”. Esta disposición implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita que una parte no desdeñable de los sectores interesados considere que se trata de una marca.
