Para determinar el riesgo de confusión entre marcas es preciso atender a dos factores determinantes: la identidad o grado de semejanza de los signos que forman las marcas enfrentadas y la naturaleza de los productos o servicios a los que habrían de aplicarse esas marcas.
Para apreciar el riesgo de confusión entre marcas es necesario tener en cuenta a la regla de la especialidad. La identidad o semejanza entre los signos que forman las marcas enfrentadas podrá inducir a error o confusión en el mercado siempre y cuando se destinen a proteger productos o servicios idénticos o relacionados. Signo y producto o servicio van indisolublemente unidos, sin que puedan separarse. En este sentido para que un signo pueda convertirse en marca, se le exige la fuerza diferenciadora, la aptitud de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
En el momento de apreciar la compatibilidad entre dos marcas enfrentadas es necesario analizar en simultáneo los factores antes mencionados. Ambos factores se condicionan de una manera recíproca en el sentido de que, dependiendo de la mayor o menor semejanza entre los signos, la apreciación de la naturaleza de los productos o servicios ha de realizarse con un rigor distinto. Cuanto mayor semejanza exista entre los signos, mayor rigurosidad debe aplicarse al comparar los productos o servicios. Del mismo modo, cuando dos marcas distingan productos o servicios idénticos, la comparación entre las marcas debe realizarse con mayor rigor que en el supuesto de mera similitud de productos. La identidad o semejanza de marcas no implica riesgo de confusión cuando ellas distinguen productos o servicios de naturaleza tan desvinculada que el consumidor no supondrá que existe ningún nexo entre el origen empresarial de los productos o servicios en cuestión.
El riesgo de confusión tiene que ser evitado en tanto cree un estado de incertidumbre en el público consumidor el cual ve menoscabado su derecho a la libre elección de productos o servicios de su preferencia sin confundir uno por otro. Por ello, al efectuarse el cotejo entre las marcas enfrentadas para determinar su eventual similitud, es necesario valorar los signos sobre la base de tres elementos: desde el punto de vista «gráfico», es decir, la forma de estructuración de la misma, si es verbal o denominativa, si es figurativa o mixta; desde el punto de vista «fonético» al comparar el mayor o menor parecido en el sonido de las marcas denominativas al ser pronunciadas; y desde el punto de vista «conceptual o ideológico» el cual tiene que ver con el concepto o idea que sugiere el signo en el consumidor.
El análisis de estos tres elementos deberá estar acompañado del análisis de otros elementos tales como el grado de notoriedad; el consumidor relevante y su mayor o menor capacidad de distinguir; la intensidad del uso y la difusión de la misma; la identidad o analogía de los productos o servicios; los canales de comercialización, etc. Si luego de tomar en cuenta estos factores o cualquier otro que a discreción de la administración sea válido, persiste la posibilidad, no necesariamente el efectivo riesgo de confusión, la oficina nacional competente deberá denegar la solicitud posterior.
