La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución 0022-2025/TPI-INDECOPI ha establecido un criterio para la configuración de infracción a los derechos de propiedad intelectual del titular de un signo distintivo.
Según la Sala , el artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
El artículo 155 literal d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
(…)
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.
Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja
tales derechos, agregando que procede también en caso de que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.
Según se desprende de la misma resolución en comentario, la propia denunciada ha reconocido que ha publicitado los productos materia del procedimiento en redes sociales (Facebook). De otro lado, se ha tenido en cuenta que los productos en cuestión fueron también verificados en la diligencia de inspección realizados por la Comisión.
Asimismo, añade la Sala, que el uso en el comercio involucra una amplia gama de conductas, tales como la publicidad y, entre ellas, la publicidad en internet o redes sociales como es el caso de Facebook. En esa línea, mediante Interpretación Prejudicial N° 103-IP-2022, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido el uso en el comercio contemplado en el artículo 155, inciso d) de la Decisión 486, conforme a los siguientes términos:
“Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular del registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:
a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo usar. Esto quiere decir que
se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida; uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios”.
En tal sentido, el solo hecho de publicitar los productos identificados con el signo objeto de cuestionamiento (y que además que resulte confundible con una marca) de manera física en tiendas o en redes sociales constituye un uso en el comercio que se encuentra prohibido por la legislación comunitaria, no siendo relevante para desvirtuar la responsabilidad que tales productos no hayan sido efectivamente comercializados.
Finalmente, la Sala concluye que ha quedado demostrado que la denunciada ha usado en el comercio el signo objeto de cuestionamiento; asimismo, dicha empresa no ha cuestionado en apelación la evaluación del riesgo de confusión de dicho signo con las marcas de la denuncia inscritas, lo cual ha determinado que este extremo haya quedado firme. En consecuencia, se han cumplido los presupuestos para la aplicación del artículo 155, inciso d) de la Decisión 486, por lo que corresponde confirmar la resolución impugnada que determinó la infracción en base a dicho dispositivo legal.
